Il brevetto è un documento che incorpora un atto amministrativo a natura mista con effetti dichiarativi, perché presuppone la constatazione di sussistenza delle condizioni di brevettabilità e ,con effetti costitutivi , perché conferisce diritti esclusivi entro i limiti territoriali dell’ordinamento statale che li ha riconosciuti. Oggetto del brevetto è l’invenzione ,cioè’ una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e può riguardare tanto un prodotto quanto un procedimento.
L’esclusiva trova riconoscimento e definizione nell’art.1 della Legge invenzioni il quale stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato . Analogamente l’art.2584 del codice civile statuisce che il titolare di brevetto per invenzione ha diritto esclusivodi attuarla e disporne negli atti commercio. E’ questa la caratteristica della privativa industriale che si configura come diritto assoluto di godimento e sfruttamento monopolistico dell’invenzione con divieto ai terzi di farne utilizzazione senza il consenso del titolare ( di regola manifestato con concessione di licenza). Ove i terzi non rispettino l’esclusiva ,si rendono responsabili di contraffazione
La contraffazione di un brevetto può essere “letterale” o “per equivalenti” (1).
Il primo tipo di contraffazione è il più semplice da verificare e sussiste ogni volta in cui un terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto. Il secondo tipo di contraffazione sussiste quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella del brevetto ma non del tutto identica. Se l’oggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico risolto dall’invenzione e i mezzi modificati costituiscono, per l’esperto del settore evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati si ha una contraffazione cosiddeta per equivalenti.
Sguendo il metodo delle cases histories segnaliamo un primo approccio teorico – nel campo delle invenzioni industriali – con la massima secondo cui “ è riscontrabile la contraffazione per equivalentiquando vengono attuati gli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea di soluzione che permettono di raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di modifiche,mentre essa deve essere esclusa quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che determina identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi” (Tribunale di Milano , sentenza 15 settembre 1994 in GADI 3253)
Mentre sul piano della contraffazione cosiddetta evolutiva l’equivalenza è stata riconosciuta tra una macchina brevettata per formazione di balle cilindriche a costipazione differenziata (cioé più morbida al centro che in periferia per facilitare l’areazione e la migliore essicazione) attuata con due funzioni(pressatura e trasporto)ed una identica pressa agricola ottenente lo stesso risultato con una differenza perfezionativa cioè’con
una sola funzione , prospettandosi così una ipotesi di invenzione dipendente la cui attuazione richiedeva ilconsenso del titolare dell’invenzione principale (Tribunale di Milano,sentenza 18 maggio 1989 in GADI 2421)
In questi termini ,facendo applicazione dell’art.5 L.i che regola appunto tale fattispecie, è interessante analizzare il noto caso del depilatore Epilady costituito da una custodia impugnabile sulla quale si innestano le due estremità di una molla elicoidale che, azionata da un motore, ruota velocemente intorno al proprio asse. La molla è curvata ad ansa, sicché le sue spire, che all’esterno della curva presentano una certa distanza tra loro, all’interno della curva risultano strettamente pressate. Le spire, passando continuamente, dalla posizione aperta a quella chiusa, agiscono come piccole pinze che, a contatto con la pelle, provocano lo strappo del pelo: esso infatti si inserisce tra le spire nella loro posizione di apertura, viene afferrato quando esse si richiudono e viene infine strappato dalla prosecuzione della rotazione della molla.
L’apparecchio depilatore, dedotto nella causa come oggetto della lamentata contraffazione, è costituito a sua volta da una custodia impugnabile contenente un motorino che mette in rotazione un cilindretto di gomma (di diametro all’incirca pari alla molla usata nel dispositivo brevettato) disposto ad arco (così da poter venire in contatto con la zona da depilare). Il cilindro reca numerosi intagli trasversali, che, con il movimento, tendono alternativamente ad aprirsi e a chiudersi, afferrando e strappando i peli per effetto della rotazione del cilindro stesso, assai più veloce dell’avanzamento dell’apparecchio sulla zona da depilare.
Il problema che si è posto è se questo apparecchio depilatore, denominato “Lady Remington Liberty” costituisse oppure no equivalente tecnico della soluzione descritta nel brevetto. Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze conseguite dal C.T.U., ha deciso che il dispositivo della Remington desse luogo ad una contraffazione per equivalenti ancorché apparisse, per un verso, meno efficace dell’Epilady (prevedendo una superficie operativa minore di quella della complessa molla utilizzata da quest’ultimo) e, per altro verso, più efficace (in quanto il pelo viene serrato tra due labbra di maggiore superficie). In altri termini la sostituzione della molla con il cilindretto di materiale elastico costituisce – per il Tribunale – un’invenzione derivata dal brevetto.
Di particolare interesse per chi voglia approfondire il concetto dell’equivalenza meccanica sono le considerazioni sviluppate dal Tribunale per confutare la tesi della Remington, che ovviamente negava l’equivalenza:
- il fatto che il cilindro di gomma presentasse una serie di coppie di intagli sfalsati ed estesi per circa un terzo della lunghezza della circonferenza, mentre la molla elicoidale presenta un intaglio necessariamente continuo, non è sembrata una differenza significativa dato che – secondo il Tribunale – sul cilindro di gomma per ogni circonferenza sono realizzati due intagli complanari che occupano, ciascuno, più di un terzo della circonferenza stessa, sicché l’intaglio presenta uno sviluppo superiore ai due terzi e, conseguentemente, il difetto di continuità nell’intaglio risulta funzionale all’integrità del cilindro e non influisce sulle modalità di prensione del pelo;
- il fatto che il depilatore Remington funzionasse in modo tale che il nucleo pieno del cilindretto di gomma piegasse il pelo prima del suo impegno, non è sembrata una differenza significativa rispetto al funzionamento della molla elicoidale che, essendo caratterizzata dalla flessibilità dell’elemento di sostegno interno, determina anch’essa un ripiegamento del pelo prima della sua prensione: di guisa che – secondo il Tribunale – l’analogia di funzionamento va ricercata piuttosto nelle modalità di prensione realizzate in entrambi i dispositivi mediante l’autonoma ed elevata velocità rotatoria fornita da una struttura arcuata che accoglie il pelo tra gli spazi ricavati nel suo lato convesso e lo impegna ed estirpa quando tali spazi si richiudono automaticamente nella zona concava;
- l’analogia di funzionamento è argomentata dal Tribunale sul presupposto che la stessa profondità verso il centro dei numerosi intagli ricavati sul corpo del cilindretto di gomma che caratterizza il depilatore Remington dimostra che esso, privo al suo interno di anima rigida, si comporta rispetto al pelo non diversamente da un elemento di sostegno flessibile e conferma dunque che l’impegno del pelo da estirpare discende comunque dalla progressiva chiusura delle labbra;
La sentenza del Tribunale di Milano , sentenza 4 maggio 1992 in GADI 2823 in tal caso è stata estremamente chiara asserendo che “ è riscontrabile la contraffazione per equivalenti quando vengono attuati gli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea di soluzione che permettono di raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di modifiche,mentre essa deve essere esclusa quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che determina identiche prestazioni
funzionali ma con mezzi strutturali diversi “.
Note :
1 – La elaborazione piu’ compiuta sugli equivalenti e’ frutto di studi americani e tedeschi. Il metodo americano(oggettivo) –che distingue la contraffazione per equivalenti dal c.d “literal ingfringment” (comprendente la imitazione “esattamente” ricadente nella dizione letterale delle rivendicazioni )–si fonda sul principio (indicato per la prima volta nel caso “Graver Tank”339 U.S.605- 1950)che considera equivalente l’elemento che svolga sostanzialmente la stessa funzione,nello stesso modo e per ottenere lo stesso risultato dell’elemento brevettato(sistema FWR=same function,way,result). L’approccio tedesco(soggettivo) guarda invece all’intervento dell’esperto ed al significato che attribuisce all’invenzione quando sia ovvio che quel risultato puo’ essere ottenuto per mezzo dell’elemento equivalente(caso “Formstein” ,BGH 29 aprile 1986 in GRUR,1986,803 ) Per approfondimenti sulle tematiche vedi GUGLIELMETTI,La contraffazione del brevetto per equivalenti in Riv.dir.ind.,I,2000 pagg.112 e segg
FONTI
Prof. Avv. Giorgio Floridia
Contraffazione per equivalenti, contraffazione evolutiva e contributory infringement
Relazione tenuta al Convegno intitolato: “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale” organizzato dal CSM in Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia.
Prof. Avv. Massimo Scuffi – Corte di Appello di Milano
La tutela dell’esclusiva brevettuale
Incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura sulla “proprietà intellettuale”
Roma , 9-11 maggio 2002
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